Olga Romero de la Torre es uno de los nombres más célebres cuando se habla de marcas ¿No sabe quién es? ella es una ecuatoriana que en 1973 luego de vivir algunos años en USA regresó a su país y abrió un restaurante llamado MCdonald´s, ¿le suena familiar? Así, aprovechando que en Ecuador dicha marca no se encontraba registrada, lo hizo y la explotó, lo cual le permitió abrir 11 locales y expandirse por varias ciudades.

Pero no fue sino hasta 1981 cuando empezó a tener problemas, pues MCdonald´s Corporations se enteró del uso que hacía ésta de su marca e inició un juicio para defenderla el cual terminó en 2008 cuando la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó a Romero de la Torre a pagar a la demandante trescientos veinte mil dólares (US$320.000,oo) por los daños causados y además ordenó anular el registro de la marca otorgada a la demandada.

Usualmente vemos productos cuyos colores y tipos de letras imitan los de marcas reconocidas haciendo que consumidores desprevenidos los compren pensando que son los originales, lo mismo que establecimientos con el nombre de los otros reconocidos en sitios donde estos no tiene presencia ¿Qué ocurre en estos casos?

Frente a esta problemática, la CAN reguló la protección de los llamados signos distintivos notoriamente conocidos (SDNC), los cuales podemos definir como aquellas marcas, nombres comerciales u otro signo que sirva para distinguir un producto, un empresario, una empresa o establecimiento de otro, pero que tiene un alto reconocimiento en su sector, tanto que son para los consumidores de fácil recordación, como: Coca – Cola, Nike o Ecopetrol.

Una característica de este tipo de signos distintivos es que a diferencia de las marcas sin notoriedad no requieren estar previamente registrados en alguno de los países de la CAN para que se les otorgue protección.

Así, si la cadena tiendas Seven – Eleven (7/11) no tiene registrada su marca en el país, ello no es óbice para que por su notoriedad se impida el registro de una similar o idéntica, ni tampoco para oponerse a que terceros usen en su totalidad o en una parte esencial dicho signo, cuando sea susceptibles de crear confusión entre los consumidores.

Desde el punto de vista económico, existe polémica sobre la justificación de la protección de la propiedad intelectual en general y de los signos distintivos en especial. Por ejemplo, para autores como Kinsella no se deben proteger intangibles sino la propiedad física, pues copiar no es robar ya que cuando se copia una obra por ejemplo, no se despoja al autor de la misma sino que esta se multiplica, por lo que no hay consumo rival, así, varias personas pueden leer el mismo libro sin que el hecho de que uno lo lea impida a otros leer la misma obra.

Una segunda corriente, dentro de la que encontramos al profesor peruano Bullard sostiene que la protección de la PI no tiene mucho sentido dados los costos que ella representa frente a los beneficios que tal actividad tiene para la sociedad, exceptuando el caso de las marcas, las que consideran si ameritan protección.

Finalmente, la corriente mayoritaria sostiene que proteger la PI es preciso dado que ello incentiva la creatividad y el desarrollo de nuevas ideas con valor comercial pues precisamente el monopolio que brinda temporalmente la PI a los titulares de derechos, les da un derecho de explotación exclusiva sobre sus inventos, desarrollo o signos.

Para nosotros, la protección de los SDNC es económicamente razonable, porque reduce los costos de transacción, ya que los titulares no tendrán que ir país por país a registrar sus signos, sino que aprovechan una protección implícita pues si alguien intenta registrar el signo o lo usa sin autorización podría ser sancionado jurídicamente.

Tratándose de SDNC se prevé que la acción contra un uso no autorizado prescribirá en 5 años contados desde la fecha en que el titular del signo conoció de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso la acción no prescribirá, es decir, si quien usó el signo sabía de su existencia podrán pasar muchos años y en cualquier momento el titular del signo lo demande y reclame la indemnización de perjuicios correspondiente.

Así, es evidente que la actual regulación brinda un instrumento efectivo para la protección de los SDNC la cual junto al hecho de que es la SIC el juez natural de estos procesos judiciales permite que sus titulares puedan ser protegidos frente a aquellos que pretenden ganar cuotas de mercado con la reputación adquirida por otro.